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1 • Aula 11: Patentes e Desenhos Industriais. Disciplina Eletiva de Propriedade Intelectual Prof. Alysson H. Oikawa 2 Propriedade Intelectual Propriedade Industrial Direitos Autorais e Conexos (Propriedade Artística e Literária) Lei nº 9.279/96 Leis nº 9.610/98 e nº 9.609/98 • Invenções e Modelos de Utilidade (Patentes); • Desenhos Industriais; • Marcas; • Indicações Geográficas; • Coibição à Concorrência Desleal (Segredos Industriais). • Obras Artísticas, Literárias e Científicas; • Programas de Computador; • Interpretações e Execuções; • Fonogramas; • Emissões de Radiodifusão. 2 3 Patente nº 223,898 (USPTO) – “Lâmpada Elétrica” Inventor: Thomas Alva Edison; Concessão: 27/01/1880 G oo g le P a te n ts S ea rc h . D is p o n ív el e m : < h tt p :/ /w w w .g o o gl e. co m /p at en ts > , a ce ss o e m 0 7 /1 1 /2 0 0 7 . Patentes: legislação • Garantia fundamental na Constituição Federal: – “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.” (art. 5º, XXIX, CF/88) • Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI). – concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; – concessão de registro de desenho industrial; – concessão de registro de marca; – repressão às falsas indicações geográficas; e – repressão à concorrência desleal. 4 3 Patentes: definição • Direitos de exclusividade concedidos pelo Estado para a exploração temporária de invenções e modelos de utilidade. – “Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.” (art. 6º, LPI) • “A patente de invenção, expedida pela administração pública, mediante o cumprimento das formalidades legais e sob certas condições, é o ato pelo qual o Estado reconhece o direito do inventor, assegurando-lhe a propriedade e o uso exclusivo da invenção pelo prazo da lei. Constitui, ao mesmo tempo, a prova do direito e o título legal para seu exercício. Em sentido figurado significa o próprio privilégio ” (CERQUEIRA, João da Gama. Tratado de propriedade industrial, v. I, parte I, Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 223) 5 Patentes vs. Direitos Autorais • Ao contrário dos direitos autorais, a proteção de patentes não é automática. – Antes do reconhecimento pelo Estado, os direitos de patente são precários/imperfeitos. – Opção pelo segredo industrial: ônus de assegurar o sigilo e possibilidade de perda via desenvolvimento independente ou engenharia reversa. • Por outro lado, a proteção do inventor é mais extensa do que a do autor de obras artísticas ou literárias. – Protege o conceito inventivo, independentemente do modo de realização. – Possibilidade de impedir a exploração de inventos semelhantes, ainda que sejam fruto de trabalho original de outro inventor. 6 Referências: CERQUEIRA, João da Gama. Tratado de propriedade industrial, v. I, parte I, Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 206-208. COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 144-146. 4 Patentes: titularidade • Presunção de legitimidade ao Requerente. (art. 6º, § 1º, LPI) • Quem pode ser Requerente? – O próprio inventor; seus herdeiros ou sucessores; cessionário; empregador ou contratante de serviços. (art. 6º, § 2º, LPI) – Objeto realizado por duas ou mais pessoas: por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais. (art. 6º, § 3º, LPI) – O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação. (art. 6º, § 4º, LPI) • Obtenção de mesma invenção ou modelo de utilidade, mas de forma independente: vale o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação. (art. 7º, LPI) 7 Patentes: titularidade 8 • Invenção ou modelo de utilidade realizado por empregado ou prestador de serviço (art. 88 et seq., LPI): – Salvo disposição em contrário, pertencem exclusivamente ao empregador/contratante. • Inclusive patentes depositadas em até 01 ano após a extinção do vínculo. – Via de regra, a retribuição limita-se ao salário ajustado. – CLT, trabalhador autônomo, estagiário, pessoa jurídica contratada. – Exceção: pertence ao empregado/contratado quando desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. 5 Patentes: invenção ≠ modelo de utilidade 9 • Privilégio de Invenção (PI): criação de coisa nova, suscetível de aplicação industrial, que não esteja nas proibições legais. – Protege produtos e processos. – Proteção de aperfeiçoamento via certificado de adição, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo. • Caráter acessório, mesma data final de vigência da patente (vide arts. 76-77, LPI). – Duração da proteção: 20 anos do depósito, garantido mínimo de 10 anos da concessão. (art. 40, LPI) • Modelo de Utilidade (MU): “objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.” (art. 9º, LPI) – Excluídos inventos que não sejam “objetos de uso prático”: processos industriais, produtos químicos em si, etc. – Duração da proteção: 15 anos do depósito, garantido mínimo de 07 anos da concessão. (art. 40, LPI) Patentes: requisitos de proteção • Art. 27 (1), TRIPs: “[...] qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. [...]” • Art. 8º, LPI: “É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.” • Art. 9º, LPI: “É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria no seu uso ou em sua fabricação”. 10 6 Patentes: novidade 11 • “A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.” (art. 11, LPI) • Estado da técnica: “[...] tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior [...].” (art 11, §1º, LPI) • Ressalvas: – Período de graça: 12 meses a partir da primeira divulgação. (art. 12, LPI) – Pedidos c/ reivindicação de prioridade: • Estrangeira (art. 16, LPI): art. 4º (C.1), CUP – 12 meses. – O último depósito deve ser tratado como se tivesse sido realizado ao mesmo tempo que o primeiro. • Nacional (interna): 1 ano para pedidos subseqüentes, desde que não tenha havido publicação do pedido original. (art. 17, LPI) Patentes: outros requisitos de proteção 12 • Atividade inventiva (PI) e ato inventivo (MU). – “A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.” (art. 13, LPI) – “O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.” (art. 14, LPI) • Aplicação industrial. – “A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.” (art. 15, LPI) 7 Patentes: o que não pode ser patenteado (art. 27, TRIPs) “(2) Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.” 13 Patentes: o que não pode ser patenteado (art. 27, TRIPs) “(3) Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais; b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema ‘sui generis’ eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.” • Proteção “sui generis” de variedades vegetais no Brasil: – Vide Lei nº 9.456/97 (Lei de Cultivares). 14 8 Patentes: o que não pode ser patenteado (art. 10, LPI) “Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.” 15 Patentes: o que não pode ser patenteado (art. 18, LPI) “Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.” 16 9 Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (“PCT”) • Assinado em Washington, EUA, em 19 de junho de 1970, tendo entrado em vigor em 24 de outubro de 1977. – Promulgado no Brasil através do Decreto nº 81.742, de 31 de maio de 1978. • Tratado de racionalização e cooperação sobre questões de depósitos, buscas e análises de pedidos de patente. • Não se trata de uma “concessão internacional” de patente: as concessões continuam a critério dos órgãos nacionais. • Estende para até 30 meses o tempo para o depósito em outros países. • Possibilita uma busca internacional de anterioridades. 17 PCT: resumo do procedimento 1. Em até 12 meses após o depósito nacional, o interessado deve requerer um pedido PCT perante as Autoridades Internacionais de Busca (“ISAs”) designadas pela Assembléia do PCT (USPTO, EPO, dentre outros. INPI desde julho/2009). 2. 6 meses depois, o Pedido PCT é publicado pela OMPI. Os resultados da busca internacional são publicados mais ou menos nesse tempo. 3. Depois de receber o relatório da busca internacional, o depositante escolhe entre demandar um exame preliminar internacional ou pular essa etapa (20 meses para a fase nacional do depósito). 4. O exame preliminar internacional ocorre entre 2 e 6 meses e resultará numa opinião não vinculativa sobre a patenteabilidade da invenção (30 meses para a fase nacional do depósito). 18 10 Patentes: direitos conferidos • Direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos (art. 42, LPI): – produto objeto de patente; – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. • Direito de indenização pela exploração indevida, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente (art. 44, LPI). • Direito de cessão (art. 58, LPI) e direito de licença (art. 61, LPI): para pedido de patente ou patente. – Necessidade de anotação (nos casos de cessão) e de averbação (nos casos de licença) perante o INPI. 19 Patentes: limitações aos direitos • “Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiros.” (art. 30, TRIPs) 20 11 Patentes: limitações aos direitos (art. 43, LPI) 21 • Utilização privada e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; • Atos com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; • Preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; • Produto colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; • Utilização sem fins econômicos de patentes relacionadas com matéria viva, como fonte inicial de variação ou propagação; • Produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração da vigência. Patentes: licenças compulsórias • Não é “quebra” de patente. • art. 31, TRIPs – alguns requisitos: – Autorização concedida com base em mérito individual; – Tentativas prévias de autorização em termos e condições razoáveis; – Alcance e duração restritos ao objetivo para qual o uso foi autorizado; – Uso não exclusivo, intransferível (a princípio) e predominantemente para o mercado interno; – Titular será adequadamente remunerado nas circunstâncias de cada uso. 22 12 Patentes: licenças compulsórias (arts. 68-74, LPI) 23 • “O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.” (art. 68, LPI) • Também ensejam licença compulsória a não exploração no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto e a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado (art. 68 §1º, LPI). Patentes: licenças compulsórias (arts. 68-74, LPI) 24 • “Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.” (art. 71, LPI) • “As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.” (art. 72, LPI) 13 Patentes: extinção (art. 78, LPI) • Expiração do prazo de vigência: – PI: 20 anos do depósito, garantido mínimo de 10 anos da concessão; – MU: 15 anos do depósito, garantido mínimo de 7 anos da concessão. • Renúncia do titular; • Caducidade; – 2 anos da concessão da primeira licença compulsória, abuso ou desuso ainda não foi sanado, salvo motivos justificáveis (art. 80, LPI). • Falta de pagamento da retribuição anual no prazo; – Retribuição anual a partir do início do terceiro ano da data do depósito (art. 84, LPI). • Falta de procurador qualificado e domiciliado no País; • “Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.” (art. 78, parág. único, LPI) 25 Desenhos Industriais • “Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.” (art. 95, LPI) • Duração da proteção: 10 anos do depósito, prorrogáveis por 3 períodos sucessivos e 5 anos. 26 14 Desenhos Industriais: requisitos de proteção • Novidade: “O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.” (art. 96, LPI) • Estado da técnica: “[T]udo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio [...].” (art. 96, § 1º, LPI) • Ressalvas: – Pedidos c/ reivindicação de prioridade estrangeira: art. 4º (C.1), CUP – 06 meses. – Período de graça: 180 dias a partir da primeira divulgação (art. 96, § 3º , LPI). 27 Desenhos Industriais: requisitos de proteção • Originalidade: “O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores” (art. 97, LPI) – “O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.” (art. 97, parág. único, LPI) • “Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.” (art. 98, LPI) 28 15 Desenhos Industriais: funcionalidade • “[...] Os Membros poderão estabelecer que essa proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.” (art. 25(1), TRIPs) • “Não é registrável como desenho industrial: [...] II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.” (art. 100, LPI) • Prevenção de problemas relacionados à peças de reposição: preocupação com monopólios de mercado através de DIs. 29 Desenhos Industriais: registro 30 • Observado o disposto na LPI, o pedido de registro de DI é publicado com concessão simultânea de registro (art. 106, LPI). – Possibilidade de requerimento de exame de mérito quanto aos aspectos de novidade e originalidade (art. 111, LPI). • Extinção do registro (art. 119, LPI): – I - Expiração do prazo de vigência; – II - Renúncia do titular; – III - Falta de pagamento das retribuições de retribuição qüinqüenal e de prorrogação; – IV - Falta de procurador qualificado e domiciliado no País. 16 Desenhos Industriais: aplicação subsidiária das disposições de Patentes 31 • Direitos conferidos (art. 109, párag. único, LPI): os mesmos conferidos ao titular de patente na forma do art. 42, LPI. • Cessão e licenças (art. 121, LPI): mesmas disposições para patentes, contidas nos arts. 58 a 63 da LPI. • Titularidade (art. 121, LPI): aplicação subsidiária dos arts. 6º e 7º e dos arts. 88 a 91 da LPI. 32 Registros de Desenhos Industriais concedidos pelo INPI
